Решение Суд по интеллектуальным правам по делу №СИП-97/2019 от 18 июля 2019 года
Судом по интеллектуальным правам

или поделиться

«1. Способ выплавки ферромарганца в тигле индукционной печи,включающий загрузку и расплавление шихтовых материалов с получениемрасплава ферромарганца, отличающийся тем, что перед загрузкой ирасплавлением шихтовых материалов с получением расплава ферромарганцасоздают защитный слой в тигле печи спеканием футеровочной массы в дваэтапа, первый из которых осуществляют путем расплавления и удаленияполученного расплава из печи, затем при постоянно включенном индукторена дно прогретого тигля загружают куски ферромарганца фракции 50-600мм, которые нагревают в температурном интервале 1240-1650°С дополучения жидкофазного слоя расплава, после получения которогоосуществляют загрузку шихтовых материалов путем засыпки кусковферромарганца фракции 1-50 мм и осуществляют получение расплаваферромарганца в печи с вторичным спеканием футеровочной массы тиглядля получения упрочненного защитного слоя в тигле, после чегоосуществляют слив до 80% полученного расплава ферромарганца, причемчасть расплава оставляют в печи для последующего переплава.2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что осуществляют сливполученного расплава на первом этапе спекания футеровочной массыдо 99 %.3. Способ по п. 1, отличающийся тем, что футеровочная масса тиглясодержит, %: Аl2O3 13-88,5; MgO 10,1-86; SiO2 0,1-23; TiO2 до 1,4; Fe2O3 до0,4; Сr2O3 до 0,5; SiC до 6; CaO до 1,4.4. Способ по п.1, отличающийся тем, что засыпку кусковферромарганца фракции 1-50 мм осуществляют при постоянномперемешивании оставшейся части расплава ферромарганца после его слива.»

В качестве авторов и патентообладателей данного изобретения в

патенте указаны Зенкин Н.Н. и Зенкин Р.Н.

Общество, полагая, что указание в качестве патентообладателей

названных лиц свидетельствует о несоответствии патента подпункту 5

пункта 1 статьи 1398 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее –

ГК РФ), обратилось в Суд по интеллектуальным правам с иском по

настоящему делу.

В обоснование этого довода общество ссылается на то, что изобретение

является служебным по смыслу статьи 1370 ГК РФ, поскольку авторы на

момент подачи заявки на регистрацию спорного патента являлись

работниками общества (Зенкин Н.Н. – в должности начальника литейного

цеха, Зенкин Р.Н. – в должности мастера участка земледелки, стержней,

формовки и обрубки литейного цеха), изобретение создано в рамках

выполнения ими своих трудовых обязанностей и с использованием

материалов работодателя.

Вместе с тем общество не было надлежащим образом уведомлено о

создании работниками в рамках исполнения трудовых обязанностей

патентоспособного технического решения, в связи с чем не воспользовалось

своим правом на получение патента на служебное изобретение.

С данным обстоятельством общество связывает законность

заявленного требования, в связи с чем просит его удовлетворить.

Правовая позиция общества дополнительно раскрыта в пояснениях

от 01.04.2019.

В отзыве на исковое заявление ответчики просят оставить заявленные

требования без удовлетворения, ссылаясь на их необоснованность и

незаконность.

Ответчики указывают, что Зенкиным Н.Н. были подготовлены

служебные записки на имя генерального директора общества Киреева С.В. –

от 23.12.2011 «о несогласованной работе юридического отдела» и

от 27.12.2011 «о поручении юридическому отделу проработки вопроса о

патентовании разработанных Зенкиным Н.Н. и Зенкиным Р.В.

промышленных образцов и изобретений». Ответчики полагают, что

указанные служебные записки свидетельствуют о том, что обществу с

2011 года было известно о создании его работниками служебного

изобретения, однако каких-либо действий по оформлению патента на него

общество не предпринимало.

Ответчики также пояснили, что содержание разработанного ими

патентоспособного технического решения было раскрыто Зенкиным Н.Н.

генеральному директору общества Кирееву С.В. устно, в связи с чем просили

вызвать его в качестве свидетеля.

В связи с данным обстоятельством ответчики полагают, что подача ими

29.09.2017 заявки на регистрацию патента на изобретение, выполненного в

рамках исполнения трудовых обязанностей, с указанием в качестве

патентообладателей себя соответствует положениям статьи 1370 ГК РФ.

Роспатент в отзыве на исковое заявление указал, что в соответствии со

статьей 1406 ГК РФ споры об установлении патентообладателя

рассматриваются судом, в связи с чем у названного административного

органа отсутствует компетенция для дачи пояснений по существу настоящего

спора.

Изучив материалы дела, рассмотрев доводы, изложенные в исковом

заявлении и дополнении к нему, отзывах на него, заслушав явившихся в

судебное заседание представителей общества, а также ответчиков и их

представителя, оценив имеющиеся в деле доказательства в совокупности в

порядке, предусмотренном статьей 71 Арбитражного процессуального

кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам приходит

к следующим выводам.

Согласно правовой позиции, изложенной в пункте 27 постановления

Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10

«О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской

Федерации», по возражениям против выдачи патента, предоставления

правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения

товара основания для признания недействительным патента, предоставления

правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения

товара определяются исходя из законодательства, действовавшего на дату

подачи заявки в Роспатент или в федеральный орган исполнительной власти

по селекционным достижениям.

Суд по интеллектуальным правам полагает, что данное разъяснение

применимо и к ситуации, в которой рассматривается требование о признании

патента недействительным по тем основаниям, которые устанавливаются в

судебном, а не в административном порядке.

Учитывая дату подачи заявки на выдачу оспариваемого патента

(29.09.2017), суд приходит к выводу, что к рассматриваемым

правоотношениям применяются нормы ГК РФ в редакции, действовавшей на

дату подачи указанной заявки.

Подпунктом 5 пункта 1 статьи 1398 ГК РФ предусмотрено, что патент

на изобретение может быть признан недействительным полностью или

частично в случае выдачи патента с указанием в нем в качестве автора или

патентообладателя лица, не являющегося таковым в соответствии с этим

Кодексом, либо без указания в патенте в качестве автора или

патентообладателя лица, являющегося таковым в соответствии с названным

Кодексом.

Патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец

в течение срока его действия, установленного пунктами 1–3 статьи 1363

ГК РФ, может быть оспорен в судебном порядке любым лицом, которому

стало известно о нарушениях, предусмотренных подпунктом 5 пункта 1

статьи 1398 названного Кодекса.

В силу пункта 2 статьи 1345 ГК РФ автору изобретения, полезной

модели или промышленного образца принадлежат следующие права:

1) исключительное право; 2) право авторства.

В случаях, предусмотренных названным Кодексом, автору

изобретения, полезной модели или промышленного образца принадлежат

также другие права, в том числе право на получение патента, право на

вознаграждение за служебное изобретение, полезную модель или

промышленный образец (пункт 3 статьи 1345 ГК РФ).

Как установлено пунктом 1 статьи 1357 ГК РФ, право на получение

патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец

первоначально принадлежит автору изобретения, полезной модели или

промышленного образца.

Пунктом 1 статьи 1370 ГК РФ предусмотрено, что изобретение,

полезная модель или промышленный образец, созданные работником в связи

с выполнением своих трудовых обязанностей или конкретного задания

работодателя, признаются соответственно служебным изобретением,

служебной полезной моделью или служебным промышленным образцом.

Согласно пункту 2 той же статьи право авторства на служебное изобретение,

служебную полезную модель или служебный промышленный образец

принадлежит работнику (автору).

По смыслу пункта 1 статьи 1370 ГК РФ для признания технического

решения служебным не требуется, чтобы в документе, определяющем

трудовые обязанности работника (трудовой договор, должностная

инструкция), содержалось конкретное указание на выполнение

соответствующих работ по созданию конкретных патентоспособных

объектов либо усовершенствованию известных решений.

Определяющим для признания технического решения служебным

является факт его создания в рамках трудовых обязанностей, содержание

которых может быть выражено в виде относительно общего круга

осуществляемых работником трудовых функций, или конкретного задания.

Судебная коллегия отмечает, что сторонами не оспаривается то

обстоятельство, что изобретение, охраняемое спорным патентом, создано его

авторами в рамках выполнения трудовых обязанностей, в связи с чем

является служебным.

Доводы истца о служебном характере изобретения ответчиками не

оспариваются, на вопросы суда явившиеся в судебное заседание ответчики

пояснили, что данное изобретение, действительно, является служебным по

смыслу статьи 1370 ГК РФ. Аналогичные аргументы содержатся и в отзыве

ответчиков, в котором законность получения исключительного права на

изобретение они связывают не с отсутствием у общества права на

патентообладание как такового, а с тем, что общество не воспользовалось

этим правом в течение установленного законом срока.

В соответствии с частью 1 статьи 64, статьями 71, 168 Арбитражного

процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд

устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих

требования и возражения лиц, участвующих в деле, а также иные

обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения дела, на

основании представленных доказательств.

Суд, исходя из части 2 статьи 9, части 2 статьи 65 Арбитражного

процессуального кодекса Российской Федерации, рассмотрел иск, принимая

во внимание правовую позицию ответчиков, которые соответственно этой

позиции определили свою доказательственную базу, основываясь именно на

их утверждении о том, что изобретение по спорному патенту является

служебным.

Частью 3.1 статьи 70 Арбитражного процессуального кодекса

Российской Федерации установлено, что обстоятельства, на которые

ссылается сторона в обоснование своих требований или возражений,

считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены

или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных

доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно

существа заявленных требований.

В связи с изложенным суд считает установленным то обстоятельство,

изобретение по патенту Российской Федерации № 2659528 «Способ

индукционного переплава ферромарганца» является служебным

изобретением.

Пунктом 3 статьи 1370 ГК РФ предусмотрено, что исключительное

право на служебное изобретение, служебную полезную модель или

служебный промышленный образец и право на получение патента

принадлежат работодателю, если трудовым или иным договором между

работником и работодателем не предусмотрено иное.

С учетом изложенных норм, в случае создания работником служебного

изобретения не требуется заключения между ним и работодателем договора

на отчуждение права на получение патента. Такое право возникает у

работодателя на основании закона в силу создания работником

соответствующего результата интеллектуальной деятельности в процессе

выполнения трудовых обязанностей или конкретного задания работодателя.

Из приведенных норм права следует, что право на получение патента

на изобретение, созданное работником в связи с выполнением им своих

трудовых обязанностей, принадлежит работодателю, которому также

принадлежит и исключительное право на него (если трудовым или

гражданско-правовым договором между работником и работодателем не

предусмотрено иное), тогда как право авторства на такое техническое

решение принадлежит работнику, являющегося гражданином, творческим

трудом которого создан соответствующий результат интеллектуальной

деятельности и имя которого должно быть указано при подаче заявки на

выдачу патента.

В соответствии с пунктом 4 статьи 1370 ГК РФ при отсутствии в

договоре между работодателем и работником соглашения об ином работник

должен письменно уведомить работодателя о создании в связи с

выполнением своих трудовых обязанностей или конкретного задания

работодателя такого результата, в отношении которого возможна правовая

охрана.

Если работодатель в течение четырех месяцев со дня уведомления его

работником не подаст заявку на выдачу патента на соответствующие

служебное изобретение, служебную полезную модель или служебный

промышленный образец в федеральный орган исполнительной власти по

интеллектуальной собственности, не передаст право на получение патента на

служебное изобретение, служебную полезную модель или служебный

промышленный образец другому лицу или не сообщит работнику о

сохранении информации о соответствующем результате интеллектуальной

деятельности в тайне, право на получение патента на такие изобретение,

полезную модель или промышленный образец возвращается работнику. В

этом случае работодатель в течение срока действия патента имеет право

использования служебного изобретения, служебной полезной модели или

служебного промышленного образца в собственном производстве на

условиях простой (неисключительной) лицензии с выплатой

патентообладателю вознаграждения, размер, условия и порядок выплаты

которого определяются договором между работником и работодателем, а в

случае спора – судом (абзац второй пункта 4 статьи 1370 ГК РФ).

Суд по интеллектуальным правам отмечает, что назначение

нормы пункта 4 статьи 1370 ГК РФ состоит в установлении порядка

возникновения и перехода права на получение патента.

При этом наличие или отсутствие извещения работником работодателя

о созданном техническом решении не имеет правового значения для

признания решения служебным либо не являющимся таковым.

Более того, на работодателя не могут возлагаться негативные

последствия неуведомления его работником о создании охраноспособного

результата интеллектуальной деятельности.

Аналогичная позиция содержится в постановлении президиума Суда по

интеллектуальным правам от 03.06.2014 по делу № СИП-253/2013

(определением Верховного Суда Российской Федерации от 07.12.2015

№ 300-ЭС15-15213 отказано в передаче кассационной жалобы для

рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим

спорам Верховного Суда Российской Федерации).

Истец, обосновывая свои требования, ссылается в том числе на то, что

он не был уведомлен работниками о факте создания охраноспособного

технического решения, в связи с чем не осуществил действий по

государственной регистрации патента на это техническое решение.

Как было отмечено выше, абзац первый пункта 4 статьи 1370 ГК РФ

возлагает на работника обязанность письменно уведомить работодателя о

создании в связи с выполнением своих трудовых обязанностей или

конкретного задания работодателя такого результата, в отношении которого

возможна правовая охрана. Эта обязанность действует при отсутствии в

договоре между работодателем и работником соглашения об отступлении от

общего правила пункта 3 названной статьи.

На наличие специальных условий, устанавливающих взаимодействие

общества и ответчиков при создании последними охраноспособного

технического решения и содержащихся в каком-либо договоре между ними,

стороны настоящего спора не ссылаются (часть 3.1 статьи 70 Арбитражного

процессуального кодекса Российской Федерации).

Соответственно, право на получение патента на служебное

изобретение, на которое ответчики ссылаются как на законное основание

получения ими патента на свое имя, возвращается к работнику лишь в случае

соблюдения им обязанности по надлежащему уведомлению работодателя о

создании охраноспособного технического решения.

Ответчики в подтверждение своей позиции о том, что работодатель

был надлежащим образом извещен о данном обстоятельстве, ссылаются на

служебные записки от 23.12.2011 и от 27.12.2011.

Как следует из служебной записки от 23.12.2011 №45/12-511

«О «рисках» для завода при работе литейного цеха» (т. 2, л.д. 21),

Зенкин Н.Н. сообщает генеральному директору общества Кирееву С.В. свою

позицию о причинах снижения срока эксплуатации продукции,

изготовленной возглавляемым им литейным цехом, а также о недостаточной,

по его мнению, работе юридической службы общества по защите интересов

общества в Палате по патентным спорам Роспатента и в суде.

В служебной записке от 27.12.2011 № 45/12-513 «Об исключении

дальнейших убытков литейного цеха» (т. 2, л.д. 22), Зенкин Н.Н. сообщает

генеральному директору общества Кирееву С.В., что убытки литейного цеха

связаны, прежде всего, с работой юридической службы общества, которая

несвоевременно осуществляет регистрацию исключительных прав общества

на создаваемые работниками технические решения. В данной служебной

записке Зенкин Н.Н. указывает, в частности, следующее: «Есть опасения за

новый вид работ в литейном цехе – переплав отсева ферромарганца.

Продолжая поиски более стойкой футеровки мы рассылаем запросы с тех.

заданием и описанием процесса в различные организации. Только на одном

подборе футеровки в этих фирмах можно получить патент, не говоря уже о

самом способе его переплава.».

Изложенное сообщение представителю работодателя ответчики

считают уведомлением о создании охраноспособного технического решения.

В судебном заседании 12.07.2019 суд заслушал показания вызванного

по ходатайству ответчиков свидетеля Киреева С.В., являвшегося

генеральным директором общества на момент рассмотрения настоящего

спора, на момент составления и подачи указанных служебных записок

Зенкиным Н.Н. и на даты приоритета и выдачи спорного патента.

У свидетеля Киреева С.В. отобрана расписка о предупреждении об

уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний, разъяснены

процессуальные права и обязанности.

Киреев С.В. сообщил, что о содержании запатентованного

технического решения в 2011 году ему не было известно, Зенкин Н.Н. и

Зенкин Р.Н. о создании потенциально охраноспособного технического

решения ему не сообщали. Относительно служебных записок Зенкина Н.Н.

свидетель пояснил, что получал их и знаком с ними, однако из содержания

данных записок не мог сделать вывод, что в них идет речь о новом и

охраноспособном техническом решении уровня изобретения, а не просто о

новом для завода виде работ.

Что касается аргументов ответчиков о том, что Зенкин Н.Н. устно

сообщал о содержании и охраноспособности созданного ответчиками

технического решения, свидетель сообщил, что он не обладает специальной

компетенцией в сфере металлургии и, в частности, в вопросах переплавки

ферромарганца. Свидетель пояснил, что даже если бы Зенкин Н.Н. сообщал о

содержании созданного технического решения устно, чего свидетель не

помнит в связи с давностью событий, он не смог бы понять, является ли это

техническое решение охраноспособным по смыслу ГК РФ в связи с

отсутствием специальных знаний.

Заслушанный по инициативе истца свидетель Шепетовский И.Э.

сведений, касающихся вопросов уведомления работодателя,

предусмотренного пунктом 4 статьи 1370 ГК РФ, суду не сообщил, указав,

что соответствующей информацией не располагает.

Оценив имеющиеся в деле доказательства по правилам статьей 70, 71

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по

интеллектуальным правам приходит к выводу о том, что ответчиками не

доказано исполнение предусмотренной пунктом 4 статьи 1370 ГК РФ

обязанности по уведомлению работодателя о создании охраноспособного

технического решения.

Так, из служебных записок от 23.12.2011 и от 27.12.2011 не следует,

что авторы-работники уведомили работодателя о создании ими конкретного

технического решения, которое может получить правовую охрану в качестве

изобретения. Указанные служебные записки не содержат сведений ни о

названии такого технического решения, ни о его сущности, ни о его

потенциальной охраноспособности (то есть о соответствии критериям,

установленным статьей 1350 ГК РФ).

Судебная коллегия полагает, что само по себе сообщение о

возможности получить патент на некое техническое решение, суть которого

работодателю не раскрыта, не свидетельствует об уведомлении работодателя

по смыслу пункта 4 статьи 1370 ГК РФ.

Учитывая изложенное, доводы ответчиков о том, что патент получен

ими на законных основаниях в связи с непринятием работодателем решения

о судьбе разработанного технического решения, о котором работодателю

было известно, в течение четырех месяцев с момента получения

соответствующего уведомления от авторов, признается судом недоказанным.

Поскольку, как было отмечено выше, на работодателя не могут

возлагаться негативные последствия неуведомления его в надлежащем виде о

создании охраноспособного результата интеллектуальной деятельности при

выполнении трудовых обязанностей, суд полагает необходимым

удовлетворить требования общества и признать патент Российской

Федерации № 2659528 недействительным в части неуказания в нем в

качестве патентообладателя общества и указания в качестве

патентообладателей Зенкина Н.Н. и Зенкина Р.Н. (подпункт 5 пункта 1

статьи 1398 ГК РФ).

В соответствии с пунктом 4 статьи 1398 ГК РФ патент на изобретение

признается недействительным полностью или частично на основании

решения, принятого федеральным органом исполнительной власти по

интеллектуальной собственности в соответствии с пунктами 2 и 3

статьи 1248 указанного Кодекса, либо вступившего в законную силу решения

суда.

В случае признания патента недействительным в части на изобретение

выдается новый патент.

Патент на изобретение, признанный недействительным полностью или

частично, аннулируется с даты подачи заявки на патент (пункт 5 статьи 1398

ГК РФ).

Как следует из разъяснений, содержащихся в абзаце третьем

пункта 122 постановления № 10, решение суда по спору об установлении

патентообладателя является основанием для внесения Роспатентом

соответствующих изменений в Государственный реестр изобретений

Российской Федерации, Государственный реестр полезных моделей

Российской Федерации или Государственный реестр промышленных

образцов Российской Федерации и выдачи нового патента.

В связи с тем, что судом установлено наличие правовых оснований для

удовлетворения заявленных обществом требований, суд считает

необходимым обязать Роспатент внести изменения в Государственный

реестр изобретений Российской Федерации и выдать новый патент на

изобретение «Способ индукционного переплава ферромарганца» с указанием

в качестве патентообладателя общества.

В случае, когда решение принято против нескольких ответчиков,

понесенные истцом судебные расходы по уплате государственной пошлины

взыскиваются судом с данных ответчиков как содолжников в долевом

обязательстве, независимо от требований истца взыскать такие расходы лишь

с одного или нескольких из них (абзац второй пункта 18 постановления

Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 11.07.2014

№ 46 «О применении законодательства о государственной пошлине при

рассмотрении дел в арбитражных судах»).

Исходя из того, что исковые требования общества удовлетворены, в

силу статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской

Федерации расходы по уплате государственной пошлины относятся на

ответчиков в равных долях.

Руководствуясь статьями 110, 167–170, 176, 180, 197–201

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по

интеллектуальным правам

Решил:

признать недействительным патент Российской Федерации № 2659528 на

изобретение «Способ индукционного переплава ферромарганца» в части

указания в качестве патентообладателей Зенкина Николая Николаевича и

Зенкина Руслана Николаевича.

Обязать Федеральную службу по интеллектуальной собственности

внести изменения в Государственный реестр изобретений Российской

Федерации и выдать новый патент на изобретение «Способ индукционного

переплава ферромарганца» с указанием в качестве патентообладателя

публичного акционерного общества «Косогорский металлургический

завод».

Взыскать с Зенкина Николая Николаевича в пользу публичного

акционерного общества «Косогорский металлургический завод»

3000 (Три тысячи) рублей расходов по уплате государственной пошлины за

подачу искового заявления.

Взыскать с Зенкина Руслана Николаевича в пользу публичного

акционерного общества «Косогорский металлургический завод»

3000 (Три тысячи) рублей расходов по уплате государственной пошлины за

подачу искового заявления.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и

может быть обжаловано в кассационном порядке в президиум Суда по

интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его

принятия.

Председательствующий судья Д.И. Мындря

Судья Д.А. Булгаков

Судья Р.В. Силаев

Скачать в MS Word docx

Скачать в PDF

Подписывайтесь на наш Youtube канал!

Поддержать проект

Решение Суд по интеллектуальным правам по делу №СИП-97/2019 от 18 июля 2019 года
Судом по интеллектуальным правам

Оглавление

Установил:

Решил:

Конструкторы

Разделы

Категории/группы документов

Рекомендуем

Решение Суд по интеллектуальным правам по делу №СИП-97/2019 от 18 июля 2019 годаСудом по интеллектуальным правам

Оглавление

Установил:

Решил:

Конструкторы

Разделы

Категории/группы документов

Рекомендуем

Решение Суд по интеллектуальным правам по делу №СИП-97/2019 от 18 июля 2019 года
Судом по интеллектуальным правам